Vorwort

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Kapitel 1: Einleitung

A. Gegenstand der Arbeit

B. Gang der Untersuchung

Kapitel 2: Grundlagen des Markenrechts

A. Die Bedeutung der Marke im Wirtschaftssystem

B. Rechtlicher Schutz der Marke

C. Historische Entwicklung des Markenrechts

D. Rechtsquellen des Markenrechts

I. Deutsches Markenrecht

II. Europäisches Markenrecht

1. Grundlagen

2. Erste und Zweite Markenrichtlinie

3. Durchsetzungsrichtlinie

4. Gemeinschaftsmarkenverordnung

a) Zielsetzung und Entstehungsgeschichte

b) Rechtsnatur der Gemeinschaftsmarke

c) Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts

aa) Autonomieprinzip

bb) Grundsatz der Einheitlichkeit

cc) Grundsatz der Koexistenz

dd) Grundsatz der freien Übertragbarkeit

III. Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Markenrecht

1. Verhältnis zwischen nationaler Marke und Gemeinschaftsmarke

2. Gebot der richtlinienkonformen Auslegung

a) Allgemeines

b) Richtlinienkonforme Auslegung des MarkenG

c) Die rechtsvergleichende Auslegung als Bestandteil der richtlinienkonformen Auslegung

3. Einfluss der GMVauf die Auslegung des MarkenG

4. Ergebnis

IV. Internationale Abkommen

E. Entstehung des Markenschutzes und Schutzschranken

I. Voraussetzungen des Markenschutzes

II. Schutzschranken

Kapitel 3: Der markenrechtliche Benutzungszwang

A. Der Benutzungszwang als markenrechtliches Grundprinzip

B. Rechtsnatur und materiell-rechtliche Verankerung

I. Rechtsnatur

II. Benutzungszwang im nationalen Recht

III. Benutzungszwang im Gemeinschaftsrecht

IV. Verhältnis von nationalem zu gemeinschaftsrechtlichem Benutzungszwang

C. Sinn und Zweck des Benutzungszwangs

I. Traditionelle Begründungen

1. Sicherung der Herkunftsfunktion

2. Verringerung der Markenkollisionen und Eintragungsfähigkeit neuer Marken

3. Entlastung von Behörden und Gerichten

4. Bekämpfung von Defensiv- und Vorratsmarken

II. Zusammenfassung

D. Postulat der strengen und konsequenten Anwendung des Benutzungszwangs

I. Herrschende Auffassung

II. Abweichende Stimmen

III. Stellungnahme und Ergebnis

E. Rechtsfolgen fehlender Benutzung

I. Überblick über die Sanktionen

1. Verletzungsanspruch § 25 MarkenG, Artt. 99 Abs. 3, 100 Abs. 1 GMV

2. Widerspruch gegen die Eintragung, § 43 Abs. 1 MarkenG, Art. 42 Abs. 2 GMV

3. Löschungsklage, § 55 Abs. 3 MarkenG, Art. 57 Abs. 2 GMV

4. Löschung wegen Verfalls, § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG, Art. 51 Abs. 1 lit. a S. 1 GMV

II. Beweislast und Beweisführung

1. Verletzungsprozess

2. Widerspruchsverfahren

a) Nationales Markenrecht

b) Gemeinschaftsmarkenrecht

aa) Beweislastverteilung

bb) Beweismaß

cc) Präsentation der Benutzungsnachweise

(1) Verbindlichkeit der Richtlinien

(2) Sachliche Rechtfertigung der Richtlinien

(3) Divergenz zwischen den Vorschriften in Verfahren vor dem HABM und in gerichtlichen Verfahren

3. Löschungsprozess

4. Löschungsklage

III. Zusammenfassung

F. Bestimmung des Benutzungsbegriffs

I. Die prinzipielle Unterscheidung zwischen rechtserhaltender und rechtsverletzender Benutzung

1. Herrschende Auffassung

2. Abweichende Auffassungen

3. Stellungnahme und Zwischenergebnis

II. Frage der zweistufigen Prüfung

1. Herrschende Auffassung

2. Die abweichende Auffassung von Ströbele

3. Stellungnahme und Zwischenergebnis

III. Funktionsgerechte Benutzung

1. Ausgangsüberlegungen

2. Begriff und praktische Bedeutung der Markenfunktionen

3. Ökonomische und rechtliche Funktionen der Marke

4. Die wirtschaftlichen Funktionen der Marke

a) Unterscheidungsfunktion

b) Herkunftsfunktion

c) Qualitätsfunktion

d) Werbefunktion

e) Kommunikationsfunktion

f) Investitionsfunktion

g) Weitere Markenfunktionen

5. Rechtlich geschützte Markenfunktionen

a) Rechtslage nach dem WZG a.F.

aa) Herkunftsfunktion

bb) Qualitätsfunktion

cc) Werbefunktion

b) Kritik an der traditionellen Auffassung

c) Rechtslage nach dem MarkenG

aa) Herkunftsfunktion

bb) Qualitätsfunktion

cc) Werbefunktion

d) Die „L’Oréal/Bellure“-Entscheidung des EuGH

e) Zwischenergebnis und Stellungnahme

6. Bedeutung der Markenfunktionen im Benutzungszwang

a) Ausgangsüberlegungen

b) Auswirkungen des Wandels im Markenfunktionsverständnis auf den Benutzungszwang

aa) Auswirkungen auf die zu verwirklichenden Markenfunktionen

bb) Zwischenergebnis

cc) Auswirkungen auf die Intensität der Beziehung zwischen Marke und Produkt

dd) Auswirkungen der Investitionsfunktion auf den Benutzungszwang?

(1) Ausgangslage

(2) Sonderregelungen für die rechtserhaltende Benutzung?

(3) Ergebnis

7. Ergebnis zur funktionsgerechten Benutzung

IV. Ernsthaftigkeit der Benutzung

1. Grundlagen

2. Die Beurteilung der „Ernsthaftigkeit“ nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes

3. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes

4. Anforderungen an die Ernsthaftigkeit im Einzelnen

a) Umfang der Benutzung

b) Zeitpunkt und Dauer der Benutzung

c) Räumliche Ausdehnung der Benutzung

5. Zusammenfassung und Stellungnahme

G. Sonstige Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung

I. Benutzung durch den Inhaber

II. Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen

1. Subsumtion und Integration

a) Subsumtionsfrage

b) Integrationsfrage

aa) Maximallösung und strenge Minimallösung

bb) Erweiterte Minimallösung

2. Keine Differenzierung der Lösungsansätze nach Löschungs- und Kollisionsverfahren

III. Benutzung im Inland bzw. in der Gemeinschaft

H. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

I. Grundlagen

II. Art des Benutzungshindernisses

III. Umfang und Dauer des Benutzungshindernisses

1. Differenzierung zwischen positiver Benutzung und Nichtbenutzung als Ausgangspunkt

2. Keine Hemmung der Benutzungsschonfrist

3. Gesamtbetrachtung entscheidend

4. Benutzungsbeschränkungen für die Tabakindustrie, insbesondere „Plain Packaging“

a) Konsultationspapier der Europäischen Kommission und die Idee des „Plain Packaging“

b) Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission

c) Drohende Konsequenzen für den Benutzungszwang

aa) Zwingende Vorgaben an die Verpackungsform

bb) Pflicht zur Verwendung kombinierter gesundheitsbezogener Warnhinweise

cc) „Plain packaging“

dd) Verbleibende Möglichkeiten der rechtserhaltenden Benutzung

(1) Benutzung der herstellertypischen Wort-/Bildmarken gegenüber Verbrauchern

(2) Benutzung der herstellertypischen Wort-/Bildmarken gegenüber Unternehmern

(a) Markenbenutzung ausschließlich innerhalb von Vertriebskanälen

(aa) Funktionsgerechte Benutzung bei Benutzung gegenüber Unternehmern

(bb) Funktionsgerechte Benutzung bei Benutzung gegenüber (Zwischen-)Händlern

(b) Zwischenergebnis

d) Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeiten als Fallgruppe der gerechtfertigten Nichtbenutzung?

e) Ergebnis

Kapitel 4: Ausgewählte materiellrechtliche Probleme

A. Territorium der Benutzung

I. Unterscheidung zwischen geographischem Umfang und Ernsthaftigkeit der Benutzung als grundlegende Prämisse

II. Nationales Markenrecht

III. Gemeinschaftsmarkenrecht

1. Vorüberlegungen

2. Meinungsstand in der Literatur

a) Enge Auffassung

b) Weite Auffassung

3. Die Relevanz der „PAGO“-Entscheidung

4. Der Nutzen rechtsvergleichender Erwägungen

5. Bisherige Rechtsprechung

a) Rechtsprechung des EuGH und des EuG

b) OLG Hamburg – „NEWS“

c) OLG Düsseldorf – „ZAPPA“

d) Cour d’Appel de Paris – „Bebe“

e) Zwischenergebnis

6. Aktuelle Entwicklungen

a) Entscheidung „C City Hotel“

aa) Sachverhalt

bb) Entscheidung

b) Entscheidung „THE SAVOY“

aa) Sachverhalt

bb) Entscheidung

c) Entscheidung „TOLTEC/TOMTEC“

aa) Sachverhalt

bb) Entscheidung

d) Entscheidung „OMEL/ONEL“

aa) Sachverhalt

bb) Entscheidung

cc) Weiterer Verfahrensgang und Vorlagefrage an den EuGH

7. Zwischenergebnis

IV. Stellungnahme und Lösungsvorschlag

1. Benutzung in einem Mitgliedstaat ausreichend

a) Entstehungsgeschichte des Art. 15 GMV

b) Gemeinschaftsmarkenschutz für alle Unternehmen

c) Kein Bedeutungsverlust der nationalen Markensysteme

d) Verstoß gegen das Prinzip der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke

e) Kein Widerspruch zu Art. 112 Abs. 1 lit. a GMV

f) Die Erwägungsgründe der Gemeinschaftsmarkenverordnung

g) Die Regelung des Art. 15 Abs. 1 lit. b GMV

2. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes – „OMEL/ONEL“

3. Folgeprobleme einer weiten Auslegung des Art. 15 Abs. 1 GMV

a) Gefahr einer Registersperre?

b) Blockierstellung des Gemeinschaftsmarkeninhabers

4. Lösungsvorschlag

a) Korrektur über das Merkmal der „Ernsthaftigkeit“ der Benutzung?

b) Koexistenz von nationalem und Gemeinschaftsmarkenschutz?

aa) Grundgedanke

bb) Voraussetzungen

(1) Lediglich örtliche Benutzung

(2) Angemessener geographischer Abstand

(3) Zeitmoment

(4) Umstandsmoment

(5) Keine Bösgläubigkeit

(6) Beweislast

c) Vermeidung von Verwechslungsgefahr

d) Kritik an der Koexistenzlösung

e) Zwischenergebnis

V. Ergebnis zum territorialen Umfang des gemeinschaftsmarkenrechtlichen Benutzungszwangs

VI. Konsequenzen für die Markenpraxis und -strategien

B. Abweichende Form der Markenbenutzung

I. Rechtserhalt bei abweichender Form der Markenbenutzung

II. Abweichende Benutzungsform als eigene eingetragene Marke

III. Die „BAINBRIDGE“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes

IV. Befürchtete Konsequenzen der „BAINBRIDGE“-Entscheidung

V. Richtlinienkonformität des § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG

1. Meinungsstand

2. Stellungnahme

a) Unterschiedliche Konstellationen betroffen?

b) Wortlaut der Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a MRL

c) Sinn und Zweck der Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a MRL

d) Sinn und Zweck des Benutzungszwangs – Ausschluss des Defensivmarkenschutzes

e) Sonstige Rechtfertigungsgründe

f) Abschließender Charakter der Markenrichtlinie

g) Genereller Aussagewert der „BAINBRIDGE“-Entscheidung über die entschiedene Fallgestaltung hinaus?

3. Die „PROTI“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes

VI. Ergebnis

VII. Konsequenzen für die Markenpraxis und -strategien

C. Benutzungszwang und Wiederholungsmarken

I. Einführung in die Problematik

II. Begriffsbestimmung

1. Abgrenzung zwischen Wiederholungsmarken i. e. S. und Neuanmeldungen

a) Personelle Komponente

b) Zeichenrechtliche Komponente

aa) Veränderungen der Markenform

bb) Veränderungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

c) Zeitliche Komponente

aa) Wiederholte Eintragung eines identischen Zeichens vor Ablauf der Benutzungsschonfrist

bb) Wiederholte Eintragung eines identischen Zeichens nach Ablauf der Benutzungsschonfrist

d) Geographische Komponente

aa) Wiederholte Eintragung einer nationalen Marke als Gemeinschaftsmarke

bb) Wiederholte Eintragung einer Gemeinschaftsmarke als nationale Marke

2. Zwischenergebnis

III. Rechtliche Behandlung von Wiederholungsmarken

1. Grundsatz

2. Keine Relevanz des Benutzungswillens

3. Verfahrensmäßige Behandlung von Wiederholungsmarken

a) Eintragungsverfahren

aa) Summarischer Charakter des Eintragungsverfahrens

bb) Rechtsschutzbedürfnis

cc) Absolute Eintragungshindernisse, insbesondere Bösgläubigkeit des Wiederholungsanmelders

dd) Keine Abhängigkeit vom Nachweis eines Benutzungswillens

ee) Ergebnis zum Eintragungsverfahren

b) Widerspruchsverfahren

c) Löschungs- und Verletzungsverfahren

d) Löschung der Wiederholungsmarke

aa) Löschung wegen Nichtigkeit, § 50 MarkenG, Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV

bb) Löschung wegen Verfalls, § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG, Art. 51 Abs. 1 lit. a S. 1 GMV

IV. Ergebnis

D. Einzelfragen zur funktionsgerechten Benutzung der Marke

I. Benutzung der Marke in der Werbung

II. Benutzung der Marke außerhalb des geschäftlichen Verkehrs i. e.S.

1. Grundsatz

2. Ausnahmen

a) Konzernvertrieb

b) Benutzung im Rahmen von Vorbereitungshandlungen

aa) Grundsatz

bb) Ausnahmen

(1) Testverkäufe

(2) Verkaufspräsentationen

(3) Arzneimittelmarken

III. Stellungnahme und Ergebnis

IV. Konsequenzen für die Markenpraxis

E. Rechtserhaltende Benutzung bei Zugaben und Werbegeschenken

I. Einführung in die Problematik

II. Die Entscheidung „Silberquelle/Maselli“

1. Sachverhalt

2. Entscheidung

III. Sonstige Rechtsprechung

1. BGH „Metro“

2. EuG „Omnicare“

3. BGH „GALLUP“

4. BGH „LOTTOCARD“

5. OLG Hamburg „ELTERN“

6. OLG München – „ODDSET Die Sportwette“

IV. Zwischenergebnis

V. Meinungsstand in der Literatur

VI. Stellungnahme

1. Funktionsgerechte Benutzung

a) Kennzeichnung nur mit der„Werbemarke“

b) Kennzeichnung mit „Grundmarke“ und „Werbemarke“

c) Gebrauchswert des Nebenproduktes

2. Ernsthafte Benutzung

a) Vorbereitung der selbständigen Vermarktung

b) Reine Verkaufsförderungsmaßnahmen

c) Zwischenergebnis

VII. Zusammenfassung

Kapitel 5: Schlussbetrachtung und Zusammenfassung der Ergebnisse

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis