Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil: Einleitung

1. Kapitel: Einleitung und Problemstellung

2. Kapitel: Gang der Untersuchung

Zweiter Teil: Status quo – Vorlage- und Besichtigungsanspruch des Patentinhabers nach deutschem Recht

1. Kapitel: Patentrechtliche Mittel der Informationsgewinnung

A. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140b PatG

B. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140c PatG

I. Analyse der §§ 809 ff. BGB

1. Abgrenzung § 809 BGB zu § 810 BGB und Anspruchsinhalt

2. Anwendbarkeit der §§ 809 ff. BGB auf das Patentrecht

3. Sachbegriff und Anspruchsgegner

4. Anspruch in Ansehung der Sache

a) Die Druckbalken-Entscheidung

b) Kritik der Literatur

c) Die Faxkarte-Entscheidung

d) Die Restschadstoffentfernung-Entscheidung

5. Besichtigungsinteresse

6. Anspruchsumfang

a) Die Druckbalken-Entscheidung

b) Kritik der Literatur

c) Eigene Auffassung

d) Die Faxkarte-Entscheidung

7. Fazit

II. Übertragung auf § 140c PatG

1. Anspruchsgegner

2. Anspruchsgegenstand

3. Hinreichende Wahrscheinlichkeit der Rechtsverletzung

a) Begriffsbestimmung

b) Substanziierungsnöte

4. Erforderlichkeit

5. Unverhältnismäßigkeit als Grenze des Editionsanspruchs

a) Überwiegendes Geheimhaltungsinteresse

b) Weitere Gründe

6. Umfang des § 140c PatG

a) Urkundenvorlage, Besichtigung und Spezifizierung

b) Substanzeingriffe

c) Feststellung einer äquivalenten Benutzung

d) Vorlage von Bank-‍, Finanz- oder Handelsunterlagen

e) Durchsuchungsrecht und Anspruch auf Standortbenennung

III. Die prozessuale Durchsetzung: Das Düsseldorfer Verfahren

1. Ausgleich des Interessengegensatzes beim präparatorischen Vorlage- und Besichtigungsanspruch

2. Das Düsseldorfer Verfahren

3. Verfassungsrechtliche Vereinbarkeit eines in-camera-Verfahrens im Rahmen eines präparatorischen Auskunftsanspruchs bzw. des Hauptsacheprozesses

a) Ansicht der Literatur

aa) Gegner

bb) Befürworter

b) Ansicht der Rechtsprechung

4. Eigene Ansicht und Ausblick

C. Ergebnis

2. Kapitel: Prozessuale Mittel der Informationsgewinnung

A. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten vor dem Verletzungsverfahren

I. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO

II. Ergebnis

B. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten im Verletzungsverfahren

I. Die Beweiserhebungsvorschriften

II. Urkundenvorlage nach § 142 ZPO von Amts wegen

1. Voraussetzungen

2. § 142 ZPO als Mittel der Ausforschung?

a) Auffassung der Literatur

b) Auffassung der Rechtsprechung

3. Rechtsfolge

4. Nichtvorlage

5. Rechtsbehelfe

6. Schlussfolgerung

III. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 1 ZPO

C. Ergebnis

Dritter Teil: Die Möglichkeiten der Informationsgewinnung in den USA

1. Kapitel: Grundlagen des US-amerikanischen Zivilprozesses

A. Adversary system

B. Gerichtsaufbau

C. Normativer Rahmen

2. Kapitel: Die Informationsgewinnung in der pretrial-Phase

A. Informationsgewinnung durch die pleadings

I. Die pleadings zu Zeiten des Field Code – das System des fact pleadings

II. Die pleadings der Fed. R. Civ. P. – das System des notice pleadings

III. Neuere Entwicklungen – Aufgabe des notice pleadings?

1. Bell Atlantic Corp. v. Twombly

2. Erickson v. Pardus

3. Ashcroft v. Iqbal

4. Analyse

IV. Zusammenfassung

B. Informationsgewinnung durch die discovery

I. Grundverständnis der discovery

II. Ziele der discovery

1. Tatsachenaufklärung und Eingrenzung des Streitgegenstandes

2. Beweissicherung

3. Vergleichsförderung

4. Ausforschung vor Klageerhebung

3. Kapitel: Das discovery-Verfahren

A. Gegenstand der Informationsgewinnung

I. Umfang

II. Adressaten

III. Missbrauch

1. Ursachen

2. Gesetzgeberische Reaktionen

B. Beschränkungen

I. Relevanz

II. Umfang und Häufigkeit von discovery-Maßnahmen

III. Privileged matters

IV. Die work-product doctrine

1. Wesen

2. Umfang

3. Schranken

V. Betriebsgeheimnisse

VI. Protective orders

C. Richterliche Kontrolle der discovery

I. Initial discovery planning conference, Fed. R. Civ. P. 26‌(f)

II. Pretrial conference und pretrial order

1. Initial conference

2. Pretrial conference

3. Final pretrial conference

III. Scheduling conference und scheduling order

D. Mandatory disclosure, Fed. R. Civ. P. 26‌(a)(1)

E. Methoden der Informationsgewinnung im Rahmen der discovery

I. Oral depositions und depositions on written questions

1. Oral depositions

a) Adressaten und Prozedere

b) Nutzen

c) Vor- und Nachteile

2. Written depositions

II. Written Interrogatories

1. Inhalt

2. Vor- und Nachteile

III. Urkundenvorlage (production of documents) und Ortsbesichtigung (entry upon land)

1. Pflichten der Parteien

2. Pflichten Dritter

3. Vor- und Nachteile

IV. Aufforderungen zum Zugeständnis von Tatsachen (requests for admission)

1. Wesen

2. Vor- und Nachteile

V. Electronic discovery

F. Die Durchsetzung der discovery

I. Grundverständnis der Fed. R. Civ. P. 37

II. Die Durchsetzung gegenüber Parteien

1. Antrag auf gerichtliche Anordnung der discovery (motion to compel), Fed. R. Civ. P. 37‌(a)

2. Verstoß gegen eine gerichtlich angeordnete discovery-Maßnahme, Fe‍d. ‍R. ‍Civ. ‍P. 37‍(b)

a) Tatbestand

b) Rechtsfolgen und deren Systematisierung

aa) Rechtsfolgen

bb) Systematik

(1) Indirekte Zwangsmittel und Verschiebung der Kostenlast

(2) Direktes Zwangsmittel – contempt of court

3. Failure to disclose, Fed. R. Civ. P. 37‌(c)

4. Party’s failure to attend its own deposition, Fed. R. Civ. P. 37‌(d)

5. Failure to provide electronically stored information, Fed. R. Civ. P. 37‌(e), und failure to participate in framing discovery plan, Fed. R. Civ. P. 37‌(f)

III. Richterliches Ermessen

IV. Die Durchsetzung gegenüber Dritten

V. Gerichtliche Umsetzung

G. Rechtsmittel gegen gerichtliche discovery-Anordnungen und Sanktionen

4. Kapitel: Prelitigation discovery

A. Das Verfahren

B. Bedeutung

Vierter Teil: Das akzessorische Beweisverfahren – Rule 28 U.S.C. § 1782‌(a)

1. Kapitel: Grundlagen und historische Entwicklung

A. Grundlagen

B. Historische Entwicklung des 28 U.S.C. § 1782‌(a)

2. Kapitel: Tatbestand

A. Antragsteller

I. „Foreign or international tribunal“

II. „Any other interested person“

1. „Person“

a) Fayed v. CIA

b) Analyse

2. „Interested“

3. Zusammenfassung

III. Antragsform

B. Antragsgegner

I. „Person“

II. Personal jurisdiction über den Antragsgegner

1. In personam jurisdiction durch Wohnsitz

2. In personam jurisdiction durch Kontakt zum Forumstaat

a) Minimum contacts – specific jurisdiction

b) Minimum contacts – general jurisdiction

c) Grundsatz des fairen Verfahrens (due process)

3. In personam jurisdiction durch transient jurisdiction

4. In personam jurisdiction durch Internetpräsenz

5. In personam jurisdiction durch Zurechnung und Durchgriff bei juristischen Personen

6. Reasonableness und forum-non-conveniens-Doktrin

III. Residence

1. Begriffsbestimmung

a) Natürliche Personen

b) Juristische Personen

2. Analyse

IV. Is found

1. Begriffsbestimmung

a) Natürliche Personen

b) Juristische Personen

2. Analyse

V. Zusammenfassung

C. Örtliche und sachliche Zuständigkeit des US-amerikanischen Gerichts

I. Subject matter jurisdiction

II. Sachliche Zuständigkeit

III. Örtliche Zuständigkeit

D. Anforderungen an das ausländische Verfahren

I. Ausländisches oder internationales tribunal

II. Schiedsgerichtsbarkeit

1. Entscheidungen vor Intel v. AMD

2. Post-Intel-Entscheidungen

3. Zusammenfassung

III. Anhängigkeit des ausländischen Verfahrens

E. For use

I. Begriffsbestimmung

II. Zeitliche Beschränkung

F. Ungeschriebene Tatbestandsmerkmale?

I. Merkmal der foreign discoverability

1. Befürwortende Haltung

2. Ablehnende Haltung

3. Vermittelnde Ansicht

II. Merkmal der foreign admissibility

III. Der U.S. Supreme Court als Streitentscheider

IV. Merkmal des prior exhaustion of foreign discovery remedies

V. Merkmal der domestic discoverability

VI. Eigene Auffassung und Ergebnis

3. Kapitel: Rechtsfolge – Ermessen

A. Die einzelnen Ermessensgründe

I. Antragsteller ist Partei im ausländischen Verfahren

1. Standard

2. Analyse

II. Die Berücksichtigung der receptivity ausländischer Gerichte

1. Das Merkmal der foreign discoverability

a) Der authoritative-proof-Standard

b) Die Anwendung des authoritative-proof-Standards

aa) Schmitz v. Bernstein & Lifshitz LLP

bb) In re Servicio Pan Americano

cc) In re Chevron

dd) In re Imanagement

2. Kritik

a) Fraglicher Ansatz

b) Konsequenzen für die US-amerikanischen Gerichte – die Suche nach einem geeigneten Standard

c) Die Umsetzung in der Praxis

d) Abwälzen des Problems auf das ausländische Gericht

e) Konsequenz für die ausländischen Gerichte – die Bemühung um Schadensbegrenzung

3. Der foreign-admissibility-Standard

a) In re Grupo Qumma S.A. de C.V.

b) Fleischmann v. McDonald's Corp.

c) Ausräumung der Bedenken der Fleischmann-Entscheidung und Vorteile des foreign-admissibility-Standards

d) Analyse

4. Lösungsansätze der Literatur

a) Discoverability-Merkmal auf Tatbestandsebene

b) Receptivity-Merkmal auf Tatbestandsebene

c) Prior-exhaustion-Merkmal auf Tatbestandsebene

5. Lösung des Problems durch Änderung der Beweislast?

6. Zusammenfassung

III. Umgehung ausländischer Beweisvorschriften

1. Standard

a) Receptivity des ausländischen Gerichts

b) Foreign discoverability als Maßstab

2. Analyse

IV. Verhältnismäßigkeit des Antrags

1. Standard

2. Einwand der einseitigen Bevorzugung (reciprocity)

3. Zusammenfassung

B. Gewichtung

C. Ergebnis

D. Neuer Ermessensstandard? – Die Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.-Entscheidung

I. Die Entscheidung

1. Die Missbrauchskriterien

2. Anwendung

II. Analyse der Literatur

III. Kritik

1. Missbrauchskriterien v. Intel-Faktoren – Abkehr von Intel?

2. Recht auf discovery, Missbrauchskontrolle und Beweislastumkehr

3. Ablehnung eines Antrags wegen Unverhältnismäßigkeit

IV. Bedeutung für zukünftige Antragsteller

4. Kapitel: Umfang und Schranken

A. Allgemeine Regeln

B. Zeugenaussage

I. Party witness/Non-party witness

II. Party witness und deposition, Fed. R. Civ. P. 30‌(b)(1)

III. Non-party witness und deposition, Fed. R. Civ. P. 45‌(c)(3)(A)(ii)

1. Fed. R. Civ. P. 45‌(c)(3)(A)(ii)

2. Analyse

IV. Non-party witness und 28 U.S.C. § 1783‌(a)

C. Urkundenvorlage

I. Geographische Reichweite der Vorlagepflicht

1. Ansicht der Rechtsprechung

a) Die ersten Entscheidungen

b) Neuere Entscheidungen der New Yorker Gerichte

c) Jüngste Entwicklung

2. Ansicht der Literatur

3. Analyse und eigene Ansicht

a) Gesetzeswortlaut

b) Gesetzes- und Rechtsprechungshistorie

c) Verweis auf die allgemeinen Regeln des Civil Procedure

d) Ermessen als Gegengewicht

4. Ergebnis

II. Ausweitung der Urkundenvorlagepflicht durch Unternehmensdurchgriff?

1. Problemstellung

2. Analyse

3. Rechtsprechung

4. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782‌(a)

a) Kestrel Coal Pty. Ltd. v. Joy Global, Inc.

b) Analyse

c) In re Hallmark Capitol, Norex Petroleum und Lufthansa Technik AG

5. Ergebnis

III. Discovery in Deutschland als Verletzung von Völkerrecht?

1. Problemstellung

2. Diskussion

a) Deutschland

b) USA

c) Analyse

aa) Anwendungsvorrang des HBÜ bei grenzüberschreitendem Sachverhalt?

bb) Völkerrechtswidrigkeit des Vorgehens der US-amerikanischen Gerichte?

cc) Zwangsweise Durchsetzung von discovery-Anordnungen als Völkerrechtsverletzung?

3. Ergebnis

D. Einwände und Weigerungsrechte (privileges)

I. Geltendmachung

II. Inhalt

1. US-amerikanische Weigerungsrechte

2. Die Geltendmachung des confidentiality-Einwandes im Besonderen

3. Ausländische Weigerungsrechte

E. Einwirkung auf das ausländische Gericht

5. Kapitel: Rechtsbehelfe, Prävention und Gegenschlag

A. Rechtsbehelfe

I. Beschwerdebefugnis (standing)

II. Typen

B. Prävention

C. Akzessorische discovery und Gegenschlag

I. Personal jurisdiction über den Antragsteller?

1. Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et L'antisemitism

2. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782‌(a)

II. Eigene Ansicht und Ergebnis

Fünfter Teil: Die Einführung US-amerikanischer discovery-Ergebnisse in den deutschen Prozess

1. Kapitel: Der ordre-public-Vorbehalt nach § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO

A. Dogmatik

B. Begriffsbestimmung

2. Kapitel: Anwendung auf die pretrial discovery

A. Ablehnende Ansicht der Literatur

B. Herrschende Ansicht der Literatur

C. Ansicht der Rechtsprechung

D. Eigene Ansicht und Ergebnis

Sechster Teil: Ergebnis der Arbeit

Literaturverzeichnis

Entscheidungsverzeichnis

Sachregister